利用FTO化解海外知识产权侵权风险

□龚励 常贸促

FTO全称为：Free To Operate，译为自由实施，意指技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下自由实施产品的技术方案。简单来说，即通过专利检索与分析，评估产品是否存在侵犯他人专利权的可能。因为专利权的保护具有地域性质，即使产品的技术方案在国内并不侵犯他人专利权，但是仍存在侵害境外专利权的风险，所以,当一款产品准备进军海外市场时，应根据需要对该产品拟进入的国家进行FTO检索与分析，以化解产品出海过程中的知识产权风险。

【典型案例】

常州某企业生产的一款游戏设备，一经上市便深受用户喜爱。上海某跨境商贸公司得知后拟采购该企业生产的一批游戏设备销售到欧盟地区。双方在商议合同条款时，该企业的顾问律师发现协议特别约定了知识产权清洁条款：即该常州企业应当保证生产的产品不侵犯中国大陆地区及拟销往国家的知识产权，否则该公司应赔偿相对方的全部经济损失。顾问律师向企业披露了条款所带来的风险，并且在得知该游戏设备部分技术借鉴了德国某企业的产品时，建议企业针对该产品委托专业的知识产权律师进行专利检索和分析，并出具《技术自由实施（FTO）报告》。

知识产权律师介入后，分解了产品的技术方案，并针对产品拟进入国家和地区的专利进行检索和分析，最终命中了包括中国大陆地区以及欧盟地区多篇高风险专利，其中更包含该企业借鉴技术的德国某企业在欧盟地区享有的专利权。但此时该企业已生产大量成品，如果修改产品的技术方案后再进行销售，不仅需耗费大量人力、物力和财力，还将丧失与上海跨境商贸公司签订协议的机会。

在分析了全部的高风险专利后，知识产权律师给出建议：

一是针对中国大陆地区的高风险专利申请无效宣告，在这些高风险专利被宣告无效后，已经生产出来的产品成品仅限在中国市场销售。

二是针对海外市场，先将产品的技术方案与高风险专利比对后，组织知识产权律师和研发人员商讨规避侵权风险的技术方案，以降低专利侵权风险。

三是将修改后的技术方案重新进行检索和分析，以进一步降低侵权的法律风险，并且出具双语版《技术自由实施（FTO）报告》，供外商参考。

后期，该企业产品顺利在中国和欧盟市场销售，未经历专利侵权纠纷。但由于该公司在产品生产完成后才进行专利无效和规避式设计，不仅耗费了企业大量研发和生产成本，也耽误了最佳销售时机，还因为竞品的产生，上市后的销量远低于企业预期。

【应对措施及建议】

企业应当在产品研发初期就委托知识产权专业人员介入，在设计阶段，针对产品的技术方案和拟进入的国家或地区进行专利侵权检索分析。此举不仅可在产品尚未生产、销售时就知悉产品上市后可能面临的专利侵权风险，从而及时修正技术方案，针对高风险专利进行规避式设计、降低侵权风险，还可利用检索结果中具有技术相关性的专利来获取研发灵感，降低研发成本。

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